美国商标申请时需注意事项

中国企业申请美国商标可选择以下两种方式：

一、通过马德里体系指定美国

特点：

1. 需要在中国有基础申请/注册，商标图样及产品/服务项目需在中国的申请范围内；

2. 在申请过程中不需要提交使用证据；

3. 由于相关申请需要通过国际局流转，审查周期有可能偏长。

4. 相关商标无法在亚马逊上备案。

二、通过单一申请的方式，直接向美国专利商标局（USPTO）提交申请

特点：

1. 提交的商标图样及产品/服务项目与在中国的申请无关；

2. 直接提交至美国专利商标局，尽早获取申请日并进入实质审查阶段。

3. 商标可在包括亚马逊的各国际电商平台上备案。

通过马德里体系指定美国需注意事项

• 商标图样及申请的商品/服务项目需在中国商标申请范围内。
• 中国商标法与美国商标法对于商标申请项目的表述不同，故相关申请有很大几率遭遇项目不规范审查意见。
• 马德里商标的联系邮箱无法接收亚马逊验证码。故若企业有次需求，则不可以选择此申请方式。
• 马德里商标的有效期与指定美国商标的生效期不同。故在提交美国商标使用证据时，需以美国给予的保护时间起算。

通过单一申请方式申请美国商标需注意事项

一、从实际情况出发，选择申请基础

• 以打算使用为基础
• 以已使用为基础
• 以他国注册为基础

二、以实际需求出发，确定申请项目：

• 选择产品/服务项目方面，建议以实际情况出发；（不建议扩大范围保护）
• 选择需申请的类别方面，以实际情况出发，尤其在服务类别上的申请；
• 选择国内正规涉外代理机构，选择合规、合格的美国律师提交美国商标申请；

三、以实际情况出发，准备相关使用证据：

• 授权前使用证据的提交

四、慎重处理异议期警告函

• “使用证据”是美国商标确权的最重要部分

美国商标注册后需注意事项

5-6年使用证据

9-10年使用证据

名称、地址变更

警告函的处理

撤销案的处理

在美国商标数据库中保持有合规美国律师代理的状态

“使用证据”是美国商标权延续的最重要部分

美国商标申请不当可能带来的风险

商标申请被直接驳回

商标申请文书方面的问题（冒申请人签名、冒充律师签名、提供伪造使用证据、律师违规操作等），将导致商标申请被直接驳回。

商标权被撤销

商标申请文件的不合规处理，有可能导致已注册商标被发起USPTO发起单方撤销程序，商标权被撤销。更为严重者，申请人的征信将受到质疑，有可能为后续的新商标申请带来障碍。

“问题证据“的提交，为商标权的稳定性埋下隐患

问题“使用证据”的提交，有可能导致注册商标在后续的“撤销”程序中成为被他人撤销的有力证据，使企业失去已获得的商标权。甚至后续面临商标被抢注、或商标侵权的巨大法律风险，继而失去美国市场。

商标权的有效性被质疑

商标权的有效性被质疑，将使企业在各国际电商平台上的销售受阻，使企业陷入法律纠纷中。

总结

企业出海面临的国际环境错综复杂，稳定的海外商标权，是企业可以成功出海的关键。若相关美国商标权被撤销，企业将可能面临在相关电商平台上遭遇TRO、产品被下架、账户被电商平台冻结等风险；更甚者有可能面临商标权被抢注，产品涉嫌侵权的巨大法律风险。

给企业的建议：

1.出海美国的企业应尽快联系专业涉外代理机构，确认企业的美国商标是否在上述文件的涉案名单里？是否涉嫌被美国专利商标局撤销权利或被重启商标审查程序？

2.排查企业申请中的美国商标，申请文件是否合规？将来是否会面临被无效的风险？

3.已注册美国商标的5-6年使用证据的提交，是否真实、有效？代理的美国律师是否合法、合规？

4. 梳理企业的商标在美国注册情况，完善企业对于海外商标的管理